Autor: (Gian-Lluís Ribechini Creus – Ingeniero Industrial)
El concepto «licencias de patentes esenciales de estándar» es conocido por una minoría, y sin embargo en la mayoría de los productos electrónicos que compramos una parte de su precio sirve para pagar estas licencias. Unas licencias que previamente deberían haber negociado los fabricantes y comercializadores de estos productos electrónicos con los propietarios de esas patentes.
Aunque no todos los fabricantes deciden negociar estas licencias, y esto puede tener consecuencias para sus negocios como las de estos recientes casos:
- 19 de mayo de 2022. La Corte Regional nº1 de Munich emite una medida cautelar permanente en la que prohíbe a la empresa Ford fabricar y vender en toda Alemania sus modelos de vehículos conectados a internet. Esto a raíz de una denuncia de la empresa japonesa Panasonic por infracción de una patente esencial del estándar 4G. En esa medida cautelar además se obligaba a la retirada y destrucción de todos los vehículos que hubiera en concesionarios de toda Alemania, a facilitar la contabilidad de las ventas para calcular el importe de la reclamación por daños y perjuicios, y que en caso de apelación Ford debía depositar una fianza de 227 millones de euros.
- 5 de julio de 2022. La Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Regional de Mannheim concede a la empresa finlandesa Nokia una orden de cese y desistimiento contra la empresa de móviles OPPO por infracción de patentes esenciales de estándar en 4G y 5G, que como a resultado supone la prohibición a OPPO (y su filial OnePlus) de vender sus productos en Alemania.
- 11 de julio de 2022. El juzgado 43 del circuito de Bogotá ordena la prohibición de la venta de modelos iPhone e iPad que utilicen la tecnología 5G en Colombia por infracción de patentes esenciales de estándar de la empresa sueca Ericsson. Esto hace que en la fecha que se ha escrito este artículo no se pueda vender el nuevo iPhone 14 y que en la versión para Colombia de la página web de Apple se pueda leer: “Apple no puede ofrecer temporalmente dispositivos con tecnología 5G en Colombia a causa de una orden de un tribunal colombiano, decisión que Apple está apelando”. Aunque el pasado 15 de noviembre un tribunal de apelación levantó la medida cautelar permitiendo a Apple continuar vendiendo sus productos a la espera del resultado del juicio pendiente.
En España un ejemplo de la relevancia de las patentes esenciales de estándar se puede encontrar en el Mobile World Congress (MWC) dónde en el marco del “Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el MWC” de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y de Alicante, conocido como IP Fast Protocol, la mayoría de los escritos preventivos que se presentan por parte de las empresas que quieren exponer en el MWC hacen referencia al uso de patentes esenciales de estándar.
¿Qué es una «patente esencial de estándar»?
Una patente esencial de estándar (en inglés, standard essential patent o SEP) es una patente que reivindica una invención que debe utilizarse para que pueda funcionar un estándar tecnológico. Es decir que sin aplicar lo que se explica en la patente la tecnología no puede funcionar. Cuando se declaran patentes esenciales de estándar para una tecnología sus propietarios deberían dar licencias bajo las llamadas condiciones FRAND (acrónimo en inglés de Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), o sea, Justas, Razonables y No Discriminatorias. Estas condiciones deberían permitir que todo el que las negocie podrá utilizar esta tecnología en sus productos sin ser objecto de denuncia por infracción de patentes.
Aparte del 4G/5G, otros ejemplos de tecnologías donde hay patentes esenciales de estándar son: el Bluetooth, el conector HDMI, el software compresor de imágenes de vídeo MPEG2, el wifi (802.11) o los puertos USB. Estos ejemplos nos permiten visualizar que cualquier sector en el que se utilicen estándares tecnológicos puede tener sus productos afectados.
Uno de los problemas que se produce en la gestión de las patentes esenciales de estándar es que hay muchos propietarios de este tipo de patentes y que, también, hay muchos fabricantes que quieren (o no quieren) negociar las licencias. Para resolver este problema existe la figura del “gestor de activos de propiedad intelectual agrupados en portafolios de patentes sobre estándares tecnológicos”, lo que se conoce como patent pool. Se considera como patent pool al consorcio de al menos dos organizaciones que acuerdan otorgar licencias cruzadas de patentes relacionadas con una tecnología en particular.
El caso de éxito del patent pool Avanci.
Dentro del mundo de los patent pools en 2016 nace Avanci. Esta plataforma inicia con la participación de varias empresas titulares de patentes esenciales de estándar, entre los que se encontraban Nokia, Ericsson o Qualcomm. Así inicialmente Avanci se presentó con el objetivo de licenciar las patentes esenciales de estándar en comunicaciones inalámbricas (2G, 3G y 4G) a las empresas fabricantes de vehículos conectados. Con un sistema de licencia en el que todos los modelos pagarían lo mismo sin diferenciar que fueran de gama alta, media o baja. Al inicio de su camino existían dudas de que este modelo de negocio fuera a funcionar, tanto por parte de otros propietarios de patentes como por parte de la mayoría de los fabricantes. Las “dudas” de algunos fabricantes dieron lugar a diversas situaciones judiciales similares a las que citaba al inicio del artículo.
Hoy en día el éxito del modelo de negocio de Avanci es incuestionable. Por el lado de los fabricantes han firmado acuerdos de licencia más de 80 marcas de automóviles (que suponen más de 100 millones de vehículos conectados); entre estas marcas podemos encontrar el grupo General Motors, el grupo Vokswagen, el grupo BMV o el grupo Ford (este último pocas semanas después de la anteriormente citada medida cautelar de Munich). Y durante el pasado mes de septiembre firmaron acuerdos Stellantis, Honda, Nissan y Toyota. Y por el lado de los propietarios de patentes ya forman parte 52 organizaciones entre las que estan: Panasonic, Philips, ZTE, TIM, Hewlett Packard o China Mobile. Un dato que considerar es que desde primeros de septiembre Avanci ha subido el coste de licencia por vehículo en un 33%, pasando de 15 a 20 dólares. Y los próximos pasos de Avanci van orientados a la gestión de las licencias de 5G para los vehículos conectados.
¿Cuál es la situación en España de las patentes esenciales de estándar?
Si echamos un vistazo a la situación en España podemos encontrar que:
- Si buscamos en la web del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), organización donde se desarrollan los estándares en telecomunicaciones y se declaran las patentes esenciales, encontraremos que hay 15.473 estándares en los que se declaran 74.097 familias de patentes (una misma familia, o parte, puede afectar a varios estándares) de las que son propietarios 362 organizaciones. Entre todas ellas solo hay una española, Telefonica, con dos familias declaradas.
- Si vamos a la web de la Agencia Europea de Patentes (EPO) y hacemos una búsqueda de patentes (esenciales y no esenciales) donde en su título salga el término “5G” obtenemos un resultado de 17.220 patentes de las que sólo hay 24 patentes en las que una organización española conste como propietaria.
¿Qué posicionamientos se están produciendo en cuanto a reglas de funcionamiento?
Otro aspecto que se debe considerar es el relativo a los posicionamientos de las administraciones públicas y los organismos normativos con respecto de las patentes esenciales de estándar. Así tenemos que:
- En junio de 2019, los comités normativos europeos CEN y CENELEC publicaron dos documentos, el CWA 95000:2019 “Principios básicos y enfoques para la concesión de licencias de patentes esenciales estándar” y el CWA 17431:2019 “Principios y orientación para la concesión de licencias de patentes esenciales estándar en 5G e Internet de las cosas (IoT), incluida la Internet industrial”. En estos documentos se describen unos principios y orientaciones para la concesión de licencias de patentes esenciales de estándar y la aplicación de las condiciones FRAND. Así como exponer una serie de recomendaciones y elementos para tener en cuenta por los potenciales adquisidores de licencias.
- En noviembre de 2020, la Comisión Europea publicó un “Plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial” en el documento de dicho plan se expone el posicionamiento de la Comisión tendente a impulsar iniciativas que reduzcan las fricciones y litigios entre propietarios de patentes y usuarios de las tecnologías, así como la creación de un sistema de independiente de “control de la esencialidad”. Para dotar de contenido jurídico se ha iniciado un proceso para el desarrollo de un Reglamento Europeo relativo a las patentes esenciales de estándar.
- En julio de 2022, la Oficina de Patentes de Japón (JPO) publicó una revisión de la «Guía para las negociaciones de licencias que involucran patentes esenciales estándar». Con este documento la JPO pretende mejorar la transparencia y la previsibilidad, facilitar las negociaciones, y ayudar a prevenir o resolver rápidamente disputas relacionadas con la concesión de licencias de patentes esenciales estándar.
- En septiembre de 2022, el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) de los Estados Unidos anunció un cambio en su política de derechos de propiedad intelectual en relación con las patentes esenciales de estándar que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, y tendrán relevancia para la determinación del coste de licencia de dichas patentes.
¿Qué podemos esperar?
Yo no dudo que el éxito que ha alcanzado el modelo de Avanci se repetirá en muchas de las otras tecnologías donde existan patentes esenciales de estándar. Es decir, tendremos consorcios que gestionen las licencias en las tecnologías que se utilicen en la industria 4.0, en la movilidad conectada, en la domótica, en el internet de las cosas, en las Smart Cities, en las baterías eléctricas, en las energías renovables, etc.
Como ejemplos de esta visión quiero citar los casos de:
- Sisvel, es un grupo empresarial de origen italiano fundado en 1982 que actualmente está desarrollando y gestionando diversos patent pools. Así en julio de este año lanzo un patent pool sobre tecnología Wi-Fi 6. Que hoy en día está compuesto por los propietarios de patentes siguientes: Huawei, Mediatek, Philips, Panasonic, SK Telecom y Wilus. Para este patent pool se ha desarrollado un nuevo sistema de pago de licencias llamado Licensing Incentive Framework for Technologies (LIFT).
En noviembre Sisvel ha lanzado un el que denomina “Cellular IoT Patent Pool” que de inicio ya tiene veinte organizaciones propietarias de patentes entre las que estan: Ericsson, Mitsubishi, NTT, Sony o Telefonica. Este patent pool está focalizado en las tecnologías LTE-M y NB-IoT.
- MPEG LA, es un consorcio que actúa como patent pool para diferentes estándares tecnológicos como el de MPEG-4 Visual, el ATSC 3.0, el de carga inalámbrica QI Wireless. Un consorcio que está promoviendo un patent pool para las estaciones de carga EV Charging. A este patent pool ya se han incorporado como propietarios: General Electric Hybrid Technologies, Mitsubishi, Robert Bosch, Siemens y Sun.
¿Qué sería conveniente hacer?
Las empresas que desarrollen, fabriquen y comercialicen productos tecnológicos deberían tener implementado, dentro del ámbito del Compliance Técnico, un sistema de evaluación de riesgos de las tecnologías que incorporen en sus productos. Un sistema en el que se establezca cuáles de estas tecnologías están sujetas a patentes esenciales de estándar y a que productos les afecta. Con esa información deberán conocer cuáles son los diferentes patent pools que se han posicionado en esas tecnologías para determinar, en base a los criterios que cada uno de ellos haya definido en su política de licencias, si sus productos debieran tener esas licencias para poderlos comercializar sin problemas.
Ciertamente existe la opción de no hacer nada porque consideremos que no va con nosotros, pero si un día recibimos un requerimiento por infracción de patentes no podríamos excusarnos que no estábamos avisados. Además, quiero recordar que en el ámbito de la “Responsabilidad de las personas jurídicas”, que se describe en artículo 31 bis del Código Penal, el catálogo de delitos incluye los “Relativos a la propiedad intelectual e industrial”; en concreto el que afecta a las patentes es el artículo 273.
Finalmente, como conclusión, las tres preguntas que una empresa debería hacerse son:
- ¿Qué tecnologías de mis productos están afectadas por patentes esenciales de estándar?
- ¿En cuáles de ellas tengo que llegar a un acuerdo de licencia?
- Si tengo productos afectados ¿qué costes de licencia tendré que podrían afectar a su precio de venta?
